摘要：随着国家的经济转型战略的实施，笔者注意到，国家鼓励中国企业走出国门，随之而来的就是，越来越多地企业期望获得国外的知识产权。鉴于美国专利法属于“判例法体系”，和我国专利实践较为不同。本文通过讨论美国专利法中的一个比较特殊的要求“限制性要求”而帮助读者对于美国专利法有进一步的了解，其能够帮助申请人和代理人对于美国审查员提出的“限制性要求”进行合理、有利的答复。

关键词：美国专利、限制性要求

一、引言

众所周知，专利法本身是具有地域性的，大多数国家都有自己的专利法。一个国家的专利行政部门有权授予专利权，且所授予的专利权通常仅在该国所管辖的地区内享有独占权。各个国家或地区的政治、经济、文化各不相同，专利发展的历史也不尽相同，这导致不同国家或地区的专利法有所不同，从而专利实践也必然是不同的。为了在不同国家或地区获得专利保护，必须在相应国家或地区获得专利权，这就需要我们了解不同国家或地区之间的专利实践的不同之处。

中国专利法的建立之初，更多地参考了德国、欧洲的专利制度，其基本属于大陆法系。美国专利法的体系与德国不同，主要采用“判例法体系”。因此，美国专利实践与中国专利实践有很多不同之处。了解美国专利实践与中国专利实践的不同之处，将有助于中国申请人更有效地、经济地在美国申请专利，更好地和美国专利代理律师进行沟通，最终更好地保护自己的权益。通过了解美国专利实践，可以增加中国申请人在美国获得专利权的可能性，另外还可以使我们在撰写专利申请文件时就将美国专利实践的特点考虑进去，从而使所获得的美国专利权在后续维权、实施阶段能够得到更充分地保护和运用。

美国的专利制度特点很多，本文主要讨论一下“限制性要求（Restriction Requirement）”。

二、“限制性要求”的概念及答复策略

“限制性要求”是在处理美国专利申请过程中经常遇到的一种审查意见。当一件申请中包含多组权利要求时，美国审查员经常会针对权利要求书中的不同组的权利要求提出“限制性要求”。很多中国代理人认为，美国的“限制性要求”与中国专利法中规定的“单一性”差不多。但实际情况是，美国“限制性要求”与中国专利法中的“单一性”不太一样，无论从“发出理由”、“发出条件”、“答复方式”上都有所差别。

1.发出理由

从“发出理由”方面看，制定“限制性要求”（37 CFR 1.142）的出发点更侧重于不给审查员增加过多的检索负担的考虑，而中国专利法中“单一性”的出发点是根据专利法第31条的规定，一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。中国的31条除了考虑审查负担外还有其他考虑，所以两者出的出发点有重叠之处，但并不完全相同。

2.发出条件

从“发出条件”方面看，对于一个美国申请，当审查员认为，不同独立权利要求是不同的（distinct）且审查员认为检索这些权利要求会导致过多负担（serious burden）时，才能发出“限制性要求”。即，发出“限制性要求”需要满足上述两个条件，两个条件之间是“和”的关系，也就是说，要同时满足上述两个条件。

这里需要指出的是，美国专利实践中认定的独立权利要求之间的“不同”的概念与中国专利法中规定的“缺乏单一性”是不同的。例如，当美国审查员怀疑，不同独立权利要求可能存在不同的“具有创造性的”特征时，即可认定两个独立权利要求是不同，另外，当一组权利要求限定的是一个方法，而另一组权利要求限定了使用该方法的装置或由该方法制造的装置时，审查员也可以认为这两组权利要求限定的发明创造是不同的。当权利要求主题属于不同检索类别时，审查员同样可以认为，不同的权利要求组所限定的发明创造是不同的，从而发出“限制性要求”。

而在中国专利实践中，是否发出“缺乏单一性”审查意见的主要标准是判断不同独立权利要求或者技术方案之间是否存在对现有技术做出贡献的相同或相应的特定技术特征。当两个独立权利要求被认定为不存在相同或相应的特定技术特征时，审查员则会发出“缺乏单一性”审查意见，此判断过程与审查员的检索负担可能有关也可能无关。

由此可知，美国审查员发出“限制性要求”是无需进行检索或给出相应对比文件作为本申请的现有技术的。仅从审查员个人主观判断出发，即可发出“限制性要求”。而中国审查员发出缺乏单一性的审查意见时，一般需要给出相应的对比文件，以此确定不同独立权利要求中共有的技术特征不是对现有技术做出贡献的“特定技术特征”。当然，少数情况是，当审查员仅根据本领域公知常识即可认定一个申请的不同独立权利要求所共有的所有相同或相应的特征是显而易见的，不可能是对现有技术做出贡献的“特定技术特征”时，审查员也可以在不给出对比文件的情况下，发出“缺乏单一性”的审查意见。

根据以往经验，有时美国审查员根据美国专利法发出“限制性要求”的两组权利要求，根据中国专利法可能被认定是具备单一性的，相反，根据中国专利法被判定不具备单一性的两个独立权利要求，在美国可能并没有收到“限制性要求”的审查意见，因为美国审查员可能认为虽然两个独立权利要求是不同的发明创造，但没有增加多于的检索负担。因此，二者的实际判断标准可能是相当不同的。

3.答复方式

从“答复方式”方面看，当答复美国审查员发出的“限制性要求”时，申请人无论是否认可审查员的理由和结论，均必须在答复文件中选择一组权利要求供审查员审查。如果申请人不同意审查员的理由和结论，可以在选择了一组权利要求的同时，争辩本申请权利要求不符合发出“限制性要求”的条件。从美国专利代理经验出发，建议申请人进行这样的争辩，争辩理由最好集中在“没有增加审查员的检索负担”上，而不要争辩哪些特征是相同或相应的特定技术特征。如果争辩各组权利要求中哪些特征是“相同”或“相应”的特定技术特征，可能会给后续无效、维权程序造成不必要的负面甚至致命的影响。

针对如何从多组权利要求中选择出合适的一组权利要求的问题，我们通常建议，尽可能地选择范围最小的那一组权利要求。具体地，当一个权利要求范围小时，即表明该权利要求限定的特征最多。由于限定的特征最多，该权利要求也可以被看作是授权可能性******的权利要求。即，通过选择范围最小的权利要求，申请人保留了******的授权可能性。如果两组权利要求的范围是相互重叠的，建议申请人根据实际需要选择被认为是最重要、最有意义的一组权利要求。

另外，在选择了一组权利要求之后，申请人可以暂时删除（cancel）其余组的权利要求，这些被删除的权利要求组，可以在被选定的一组权利要求获得授权后，重新加入到申请中。具体做法是，在其余独立权利要求中补入经审查被认定具有专利性的特征。根据经验，绝大部分的审查员会同意将其余组的权利要求经修改重新加入到该申请中。

三、总结和展望

通过上面的介绍，可以了解到美国“限制性要求”审查意见的“出发点”、“发出条件”、“应对方法”等知识，有利于我们制定更为有效的答复策略，更清晰地为中国申请人解释该审查意见，更好地帮助中国申请人维护自身的利益。另外，也可以看出，美国专利实践中经常遇到的“限制性要求”与中国的单一性要求在很多方面并不相同，切不可简单地将中国针对“单一性”的药方拿到美国去治“限制性要求”的病，否则，原来的问题解决不好，还可能产生更多新的问题。

本文仅是笔者在实践中的一些体会，仅起抛砖引玉的作用，如有不妥之处，希望多加指正。

参考文献

[1]. 美国联邦法规 Code of Federal Regulation 37 CFR 1.142